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浅析方法权利要求中步骤顺序对创造性的影响 发布时间:2013-12-31
 
    浅析方法权利要求中步骤顺序对创造性的影响

发布时间:2013/7/24 8:49:00    新闻来源:中国知识产权报/中国知识产权资讯网

  国家知识产权局专利复审委员会作出的第33718号复审请求审查决定涉及申请号为200410022279.3、发明名称为“处理复合废物的方法”的发明专利申请,其申请日为2004年1月16日。


  经实质审查,国家知识产权局原审查部门以该申请权利要求1-5不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性为由将其驳回。驳回决定所针对的独立权利要求1为:


  “1.一种处理包括可燃物和不燃物的复合废物的方法,该方法包含:


  用于挤压所述复合废物的挤压工序;和对所述挤压的复合废物进行干馏的干馏工序。”


  驳回决定认为:对比文件1(CN1260250A)公开了一种处理包含可燃物和不可燃物的复合废物的方法,包括将所述复合废物进行干馏;权利要求1与对比文件1的区别在于,在干馏前进行挤压;对比文件2(US6141945A)公开了对于生活垃圾和商业垃圾进行挤压后封装以减小垃圾体积的技术特征;对比文件2公开了上述区别技术特征并都起到了相同的作用,都是用于挤压废物以缩小其处理体积,因此认为对比文件2给出了将其结合到对比文件1中的技术启示,从而权利要求1不具备创造性。


  请求人提出复审请求时对权利要求1主题名称中的定语进行了修改,修改后权利要求1为:


  “1.一种处理包括可燃物和含有金属的不燃物的复合废物的方法,该方法包含:


  用于挤压所述复合废物的挤压工序;和


  对所述挤压的复合废物进行干馏的干馏工序。”


  请求人在复审请求书中提出:对比文件1没有进行挤压工序,对比文件2没有进行干馏工序,只有本申请教导了先挤压后干馏的这种安排,并且通过试验数据证明挤压后的干馏工序能够缩短干馏时间并节约所耗能源,因此权利要求1相对于对比文件1、2具备创造性。


  第33178号复审决定认为:对比文件1公开的是一种处理废印刷线路板的方法,包括干馏废印刷线路板的步骤。由于印刷线路板中必然包括含有金属的不燃物,因此复审请求人的修改没有影响对比文件1对上述技术特征的公开。权利要求1和对比文件1相比,区别技术特征在于,在干馏前先进行用于挤压所述复合废物的挤压工序。对比文件2公开了对于生活垃圾和商业垃圾进行挤压后封装的步骤,减小了垃圾体积,降低了运输成本,并可以防止液体溅漏和臭味散发。虽然对比文件2公开了挤压工序,但其没有公开在挤压工序后进行干馏工序,而对比文件1中也没有提及在干馏工序前先对废物进行挤压。因此,挤压工序和干馏工序的先后顺序对比文件1、2均未公开,也没有给出有关这两个工序的顺序关系的技术启示;也没有证据证明将挤压工序安排在干馏工序前面是本领域的公知常识。并且,权利要求1的技术方案由于在干馏前先进行挤压,能够提高被干馏的废物的密度,减小废物的体积,从而能够降低干馏所需时间和能量,即两个工序之间的顺序关系带来了显著的效果。因此权利要求1相对于对比文件1、2具备创造性。


  案例评析


  本案主要涉及方法权利要求的创造性问题,争议焦点在于方法权利要求中各个步骤之间的先后顺序对权利要求创造性判断的影响。


  审查指南第二部分第二章第3.1节中对于权利要求的类型有如下规定:“按照性质划分,权利要求有两种基本类型,即物的权利要求和活动的权利要求,或者简单地成为产品权利要求和方法权利要求。第一种基本类型的权利要求包括人类技术生产的物(产品、设备);第二种基本类型的权利要求包括有时间过程要素的活动(方法、用途)。属于物的权利要求有物品、物质、材料、工具、装置、设备等权利要求;属于活动的权利要求有制造方法、使用方法、通讯方法、处理方法以及将产品用于特定用途的方法等权利要求”。


  根据上述规定可知,方法权利要求包括有时间过程要素,其中的“时间”也即本文中所指的步骤顺序特征。在包含有多个步骤的方法权利要求中,各个步骤之间显然存在先后顺序,权利要求中可能对该顺序进行明确限定,也可能通过否定式的限定方式将各个步骤之间的顺序排除在权利要求的保护范围之外,更常见的情况是步骤本身隐含着对先后顺序的要求。比如本案中对于干馏工序的描述为“对所述挤压的复合废物进行干馏的干馏工序”,根据该特征即可明确判断出,干馏工序是在挤压工序之后。


  审查指南中阐述区分权利要求类型的目的时提到:“在类型上区分权利要求的目的是为了确定权利要求的保护范围。通常情况下,在确定权利要求的保护范围时,权利要求中的所有特征均应当予以考虑,而每一个特征的实际限定作用应当最终体现在该权利要求所要求保护的主题上。”。对于方法权利要求而言,步骤特征本身的限定作用自不必言;而方法权利要求的主题必须通过过程来实现,故限定步骤之间顺序的技术特征也必然能够对主题产生实际限定作用。因此在确定方法权利要求的保护范围时,各个步骤之间的顺序特征,即使是隐含的,也应当考虑其对保护范围的影响。那么,在判断方法权利要求的创造性时,便不能忽略各个步骤之间的顺序。在使用“三步法”进行创造性判断时,若该顺序特征没有被对比文件公开,应当将其作为区别技术特征;在进一步确定权利要求实际解决的技术问题时,还应当考虑到该顺序特征是否会对技术问题产生影响。


  根据审查指南中对于方法权利要求的分类,其主要包括制造方法,处理方法,使用方法、通讯方法、处理方法以及将产品用于特定用途的方法等。其中,对于制造方法和处理方法,每一步骤的作用对象都是上一步的结果产品,因此方法流程中某个步骤处于不同的顺序位置时,其作用对象就会不同,相应的结果产品也即其下一步的作用对象也就不同,这种不同有可能会产生新的技术效果,进而影响权利要求的创造性。对于使用方法和将产品用于特定用途的方法,虽然步骤中可能不存在对特定对象结构和/或成分的改造,但不同步骤之间往往存在关联性,一旦顺序不同,也有可能产生新的技术效果,这与具体被使用的产品有关;对于通讯方法,其后一步往往是基于前一步发送的信号来进行的,此时前后步骤的顺序显得更加关键。因此,如果方法权利要求中步骤的顺序与现有技术不同,应当考虑其是否会影响权利要求的创造性。


  换言之,一种包括顺序实施的步骤A、B、C的方法一和一种包括顺序实施的步骤A、C、B的方法二,二者保护范围不同。在此基础上,如果现有技术和公知常识中没有给出该步骤顺序的启示,而通过将各步骤设置为该特定的顺序能够解决技术问题实现显著的技术效果,那么即使权利要求与现有技术的区别仅在于顺序,也应当肯定其创造性。上例中,虽然在两个方法中步骤C本身所能起到的作用可能相类似,但由于其与步骤A、B之间的顺序发生了变化,有可能会对步骤A、B的产生了新的作用,进而解决了新的技术问题,而这也许是发明人对现有技术的贡献之一。相反,如果这种步骤的顺序改变仅仅是本领域技术人员根据需要即可作出的调整,也没有带来预料不到的技术效果,那其不能使得权利要求具备创造性。


  本案中,权利要求1属于典型的处理方法,其包括在先的挤压工序和在后的干馏工序。根据第33718号复审决定的观点,对比文件1、2均未公开两个工序的先后顺序;因此无论将哪篇对比文件作为最接近的现有技术,权利要求1与之相比的区别技术特征中都应包括两个工序的顺序。基于区别技术特征来确定权利要求1实际解决的技术问题时,除了考虑到工序本身的作用如挤压工序可以缩小废物体积之外,还应当考虑到其顺序的作用,如将挤压工序安排在干馏工序前,能够通过缩小了废物体积能够实现缩小干馏工序所需要的空间、时间和能量,这是权利要求1实质上解决的技术问题,与本申请说明书中记载的内容也是一致的。这也体现了在确定技术问题时应当对权利要求的技术方案进行整体考虑的原则。对比文件2公开了对废物进行挤压,但其仅仅是为了缩小体积进而便于运输,并不能给出将挤压工序安排在干馏工序之前进而实现节约干馏空间、时间和能量的技术启示;而这种顺序显然也并不属于公知常识。因此应当认为权利要求1相对于对比文件1、2是具备创造性的。


  进一步的,假设现有技术中公开了先进行干馏工序后进行挤压工序的处理复合废物的方法,如果现有技术和公知常识没有给出挤压工序在先干馏工序在后的技术启示时,也不应当直接基于此否定权利要求的新颖性和创造性。


综上所述,对于包含多个步骤的方法权利要求,对步骤顺序的调整可能会对步骤的地位和作用产生影响,步骤顺序本身也可能构成其与现有技术的差别甚至是对现有技术作出的贡献,因此不应当忽视步骤顺序对方法权利要求可专利性的影响。(杨 倩)

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